在相當長的一段時間里，鱷魚頭向左還是向右，是大家區(qū)分品牌法國鱷魚和新加坡鱷魚常用辦法，圍繞鱷魚的商標爭議也由來已久。日前，北京市高院作出終審判決認定，兩個鱷魚商標使用在同類商品上，將會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認，因此，國家知識產(chǎn)權(quán)局需對此案重新作出裁定。
據(jù)了解，兩家同樣著力于服飾的公司在商標權(quán)上的紛爭已經(jīng)持續(xù)20年之久：2010年，法院曾經(jīng)判決認定兩家公司商標不構(gòu)成相似，但要求注冊在后的新加坡鱷魚在商標使用時采取“避讓”;2018年，拉科斯特股份有限公司(下稱法國鱷魚)認為卡帝樂鱷魚私人有限公司(下稱新加坡鱷魚)于2012年在箱包類商品注冊的商標與自己的在先商標構(gòu)成近似，申請要求商標評審委員會(現(xiàn)為國家知識產(chǎn)權(quán)局)對該商標宣告無效，國家知識產(chǎn)權(quán)局2018年11月裁定認為，兩個鱷魚商標不構(gòu)成近似，并對新加披鱷魚商標予以維持。此后，法國鱷魚將國家知識產(chǎn)權(quán)局訴至法院。
兩個“鱷魚”商標權(quán)糾紛持續(xù)20余年曾被認定不構(gòu)成近似
兩家鱷魚公司的糾葛從海外開始蔓延至國內(nèi)。法國鱷魚創(chuàng)辦于1933年，同年在法國注冊“鱷魚圖形”商標。1980年至1999年在第18和25類商品上，法國鱷魚在中國注冊了“鱷魚圖形+LACOSTE”商標。1994年，其在中國上海設(shè)立第一個專柜。新加坡鱷魚前身是陳賢進于1943年在新加坡創(chuàng)辦的利生民公司，1983年更名為現(xiàn)名稱。新加坡鱷魚于1949年申請并于1951年在新加坡獲準注冊了“crocodile+鱷魚圖形”商標。1951至2003年，新加坡鱷魚先后在新加坡、中國香港、印度、沙撈越、沙巴(洲)、馬來西亞、日本、文萊、印度尼西亞、斯里蘭卡、韓國、中國臺灣、泰國、蒙古、尼泊爾、朝鮮、摩洛哥、沙特阿拉伯、斐濟等國家和地區(qū)在第25類商品上注冊了鱷魚圖形商標。1994年，新加坡鱷魚在中國上海開設(shè)第一個專賣店，于1993年、1994年向中國內(nèi)地申請注冊了“CARTELO及鱷魚圖形”商標，使用商品分別為第25類和第18類。1969年，新加坡鱷魚曾在日本大阪提起民事訴訟，指控法國鱷魚的銷售商侵犯其商標權(quán)。1973年雙方在大阪高等法院達成和解，新加坡鱷魚同意法國鱷魚在日本注冊“鱷魚圖形”商標。1983年6月17日，雙方簽訂和解協(xié)議。1995年，法國鱷魚發(fā)現(xiàn)新加坡鱷魚在中國建立了多家店面，其招牌上印有寫實風格的鱷魚圖形，銷售標有“鱷魚圖形”商標的服裝產(chǎn)品。2000年5月11日，法國鱷魚以新加坡鱷魚侵犯其注冊商標權(quán)為由提起訴訟。
北京市高級人民法院一審認為，新加坡鱷魚行為不同于刻意仿冒名牌奢侈品的假冒行為，其在主觀上并無利用法國鱷魚的品牌聲譽，造成消費者混淆、誤認之故意;新加坡鱷魚的系列商標標識經(jīng)過在中國內(nèi)地市場上大規(guī)模、長時間使用后，客觀上也已經(jīng)建立起特定的商業(yè)聲譽。而且，新加坡鱷魚并非僅為“鱷魚圖形”，還標有“CARTELO”及“CARTELO及圖”，作為一個整體，新加坡鱷魚能夠有效地與其他標有鱷魚形象的商品相區(qū)別。鑒于此，二者之間已經(jīng)形成了顯著性的區(qū)別特征，無論在實際購買商品時還是在商品售出后使用中均不會導(dǎo)致消費者的混淆和誤認。法院遂判決駁回法國鱷魚的訴訟請求。最高人民法院于2010年12月29日二審判決，駁回上訴，維持原判。
該案此后入選2010年度中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護十大案件之一，最高法指出，侵犯注冊商標專用權(quán)意義上的商標近似應(yīng)當是指混淆性近似，即足以造成市場混淆的近似。由于不同案件訴爭標識涉及情況的復(fù)雜性，認定商標近似除通常要考慮其構(gòu)成要素的近似程度外，還需要根據(jù)案件的具體情況，綜合考慮被訴侵權(quán)人的主觀意圖、注冊商標與訴爭標識使用的歷史和現(xiàn)狀等其他相關(guān)因素，在此基礎(chǔ)上認定訴爭商標是否構(gòu)成混淆性近似。
商標官司再起改變標識縮小差異法院認定構(gòu)成近似
2018年，兩家鱷魚商標權(quán)案風云再起。法國鱷魚向國家知識產(chǎn)權(quán)局(當時的商標評審委員會)提出，新加坡鱷魚于2012年申請在第18類即箱包等商品上的商標，與自己在先注冊的商標構(gòu)成近似，要求對該商標宣告無效。2018年11月，國家知識產(chǎn)權(quán)局裁定認為，兩家鱷魚在整體外觀、構(gòu)圖方式等方面存在一定差異，且新加坡鱷魚圖形表現(xiàn)形式的商標已經(jīng)長期使用，并已在相關(guān)公眾中享有較高知名度，客觀上與法國鱷魚經(jīng)各自長期使用已經(jīng)形成了各自的消費群體及市場認知，該種經(jīng)長期使用而形成的市場劃分及穩(wěn)定的市場秩序理應(yīng)得到尊重和保護，故兩家鱷魚商標并存，一般不易引起相關(guān)消費者對商品來源產(chǎn)生混淆誤認，也未構(gòu)成近似商標，因此裁定對新加坡鱷魚商標予以維持。
法國鱷魚不服被訴裁定，將國家知識產(chǎn)權(quán)局訴至法院稱：新加坡鱷魚在商標的使用過程中淡化其與法國鱷魚標識的區(qū)別，具有故意引起混淆的明顯惡意;新加坡鱷魚此前所主張的共存協(xié)議不包含中國大陸地區(qū)，兩家鱷魚商標構(gòu)成近似，違反了商標法的規(guī)定。因此訴請法院判令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定。
日前，北京市高級人民法院公布了該案的終審判決。法院認為，最高法在此前兩家鱷魚公司的商標糾紛案件判決中曾經(jīng)有過如下兩部分表述：“……新加坡鱷魚在構(gòu)成要素上畢竟與法國鱷魚相關(guān)注冊商標具有一定程度的近似性，故新加坡鱷魚在使用相關(guān)標識時，應(yīng)保持其與法國鱷魚注冊商標有明顯區(qū)分的相關(guān)使用環(huán)境和狀態(tài)，盡可能避讓該公司的注冊商標。”
最高法還提到：“根據(jù)在先生效行政裁判，在法國鱷魚已經(jīng)于1979年申請鱷魚圖形商標的情況下，新加坡鱷魚于1993年申請了被異議商標，新加坡鱷魚商標得以注冊的原因在于，其商標識主要要素是指定了顏色且在商標整體中所占面積較大的‘CARTELO’文字。然而，新加坡鱷魚及其權(quán)利義務(wù)承受人在使用商標的過程中，置”適用不包括中國大陸地區(qū)“的事實以及明確區(qū)分的相關(guān)使用環(huán)境和狀態(tài)的要求于不顧，在其T恤產(chǎn)品上突出使用單條鱷魚圖形商標;在其開設(shè)于阿里巴巴平臺的店鋪中甚至使用了與法國鱷魚于1979年注冊的鱷魚圖形商標形態(tài)一致、僅頭朝向不同的鱷魚圖形標識……特別是，在其開設(shè)于上海市松江區(qū)的專賣店中，還使用與法國國旗顏色排列方式一致的三色鱷魚平面模型，其在經(jīng)營行為中使其標識與法國鱷魚相混淆的主觀意圖明顯，容易造成消費者的混淆和誤認或者認為存在特定聯(lián)系。”
結(jié)合最高法的裁判文書，一審法院認為，本案中，從商標的對比來看，僅僅依據(jù)鱷魚頭部朝向的差異，不能使公眾區(qū)分各自商品來源。從新加坡鱷魚的系列商標的情況來看，相關(guān)在先生效判決已認定法國鱷魚與新加坡鱷魚商標在構(gòu)成要素上具有一定程度的近似性，并對新加坡鱷魚的相關(guān)商標使用提出“避讓”要求。新加坡鱷魚提交的證據(jù)不足以證明，其在中國大陸地區(qū)使用不帶“CARTELO”文字的單獨鱷魚圖形商標足以使相關(guān)公眾將兩個鱷魚商標予以區(qū)分。
法院認為，鑒于兩個鱷魚商標使用的商品構(gòu)成類似商品，故新加坡鱷魚與法國鱷魚構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標。若兩者共存于相類似商品上，將會導(dǎo)致相關(guān)公眾認為新加坡鱷魚商標與法國鱷魚商標標注的商品來源于同一主體，或商品的提供者之間存在某種關(guān)聯(lián)，從而產(chǎn)生混淆誤認。法院判決撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局的前身商標評審委員會做出的裁定，并由國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出裁定，日前，北京高院終審維持了一審判決。
近似商標應(yīng)該如何認定?該案中，為什么兩個鱷魚商標之前不構(gòu)成近似，如今法院判決又認定構(gòu)成近似?北京中聞律師事務(wù)所律師、北京市知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)鞂＜亿w虎表示，2014年商標法第三十條規(guī)定，申請注冊的商標，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。
法院此前所做的判決已經(jīng)提出，要求新加坡鱷魚規(guī)范使用商標，但實際使用商標的過程中，當事人沒有嚴格按照注冊的商標樣子使用，而是變化了標識的樣子，并且變化后會讓人會產(chǎn)生混淆，因此相關(guān)判決對后續(xù)有參考的作用和意義。
對于商標近似的判斷，趙虎律師表示這一直是業(yè)界的一個難題，只能根據(jù)個案分析，雖然現(xiàn)行法律對“近似”的判斷標準也規(guī)定了許多規(guī)則，但在案件審理過程中，還是會在一部分取決于法官的自由裁量權(quán)。
來源：21世紀經(jīng)濟報道(見習記者 王巍)